Transfer of exclusive right to a trademark under Russian law

Abstract

Цели и задачи исследования: – выявить сущность товарного знака как правовой категории; раскрыть особенности содержания исключительного права на товарный знак, исследовать основания его приобретения; – произвести классификацию гражданско-правовых способов распоряжения исключительным правом на товарный знак; – выявить отличительные особенности специальных и факультативных договорных конструкций, опосредующих распоряжение исключительным право на товарный знак; – выявить и проанализировать проблемные вопросы, в сфере внедоговорных способов распоряжения исключительным правом на товарный знак; – на основе анализа отечественных и иностранных законодательных норм разработать рекомендации по изменению законодательства в области распоряжения исключительным правом на товарный знак. Выводы, сделанные по результатам исследования: 1. Исключительное право на товарный знак возникает в момент государственной регистрации товарного знака. Именно с этого момента у правообладателя появляется возможность разрешать и запрещать другим лицам использовать товарный знак, распоряжаться этим правом. До государственной регистрации существует возможность отчуждения права на заявку, однако сама заявка не является гарантией присваивания правовой охраны товарному знаку; субъекты, использующие обозначение до его государственной регистрации, не могут считаться нарушителями исключительного права, осмотрительность не предполагает знания о поданных заявках, однако необходимо учитывать и давать оценку возможным злоупотреблениям в случае использования обозначения, поданного на регистрацию известным правообладателем. 2. Для развития рыночных отношений в сфере использования товарных знаков следует считать допустимым совместное владение товарным знаком, при этом совладельцы товарного знака обязаны соблюдать единые характеристики качества выпускаемых товаров или единые правила использования товарного знака, всё это должно быть установлено соглашением о совладении. Совместное владение товарным знаком способно упростить реорганизацию, происходящую в форме разделения и выделения. Гарантия общности качества и вырабатывание подходов к стандартизации необходимы для поддержания отличительной функции товарного знака, и обеспечения интересов потребителей. 3. При передаче исключительного права на товарный знак имманентно существует риск его оспаривания ввиду существующего запрета на введение потребителя в заблуждение (п. 2 ст. 1488 ГК РФ). Необходимы повышенные стандарты доказывания наличия угрозы такого заблуждения, а именно наличие осведомленности потребителей об обозначении и ассоциации с прежним правообладателем товарного знака, в целях поддержания стабильности оборота исключительных прав и недопущения его парализации. 4. Договор коммерческой концессии является самостоятельным видом договора, к которому могут применяться правила о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям гл. 54 ГК РФ и существу договора коммерческой концессии (п. 4 ст. 1027 ГК РФ). Обязательным элементом комплекса предоставляемых исключительных прав является право на товарный знак, однако такое законодательное решение не является обоснованным ввиду того, что стержневую функцию по формированию деловой репутации и влиянию на выбор потребителей могут выполнять и другие объекты интеллектуальной собственности. Диспозитивная норма ст. 1033 ГК РФ предполагает возможность параллельного использования правообладателем предоставленного пользователю комплекса исключительных прав, что расходится с диспозитивной нормой, предусмотренной для лицензионного договора (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ), необходимо последовательное унифицированное регулирование данного вопроса.

Goals and objectives of the research: - to identify the essence of the trademark as a legal category; to reveal the peculiarities of the nature of the exclusive right to a trademark and investigate grounds for its acquisition; - to classify the ways of transfer of the exclusive right to a trademark; - to dentify the distinctive features of special and optional contractual arrangements that mediate the transfer of an exclusive right to a trademark; - identify and analyze problematic issues, in the sphere of non-contractual ways of transfer of the exclusive right to a trademark; - to develop recommendations on changing legislation in the field of transfer of the exclusive right to a trademark on the basis of the analysis of domestic and foreign law. Conclusions drawn from the research: 1. The exclusive right to a trademark arises at the time of its state registration. From this moment the trademark owner has the right to allow and forbid other persons to use the trademark, transfer of this right. There is a possibility of transferring the right to an application before the state registration, however the application is not a guarantee of assignment of the legal protection of a trademark, that is why it is allowed for everybody to use it before the state registration, this can not be considered as violation of the exclusive right. Notwithstanding, it is necessary to take into account and assess the possible abuse in the case of using the trademark under registration of well-known right holder. 2. Joint ownership of the trademark should be considered as permissible so as to develop the market relations in the sphere of the use of trademarks. Joint ownership of a trademark can simplify the reorganization occurring in the form of spinoff and demerger. There is a necessity to guarantee the same goods quality that produced under such trademark in order to maintain the distinctive function of the trademark and ensure the interests of consumers. 3. There is always a risk of considering transfer of exclusive right to a trademark based on assignment agreement as invalid because of the threat of misleading the consumer (paragraph 2 of Art. 1488 of the Civil Code of the Russian Federation). It has to be a high standard of proving of the threat of misleading the consumer, namely consumer should have the association with the previous trademark holder. A high standard will help to maintain the stability of the turnover of exclusive rights. 4. The contract of commercial concession is an independent contract that has to include granting rights for a trademark, however such a legislative decision is not reasonable: other objects of intellectual property may also fulfill the core function of forming business reputation and influencing the choice of consumers. The optional provision of Art. 1033 of the Civil Code of the Russian Federation gives the possibility of a parallel use by the right holder of a set of exclusive rights granted to the user, which is differ from the exclusive license agreement (paragraph 1.1 of Art. 1236 of the Civil Code of the Russian Federation), it seems that a consistent unified regulation of this issue is necessary.