Specifics of intellectual property rights transfer under the franchise agreement

Abstract

В рамках данной работы была поставлена цель выявления особенностей передачи прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках договора коммерческой концессии и, с учетом этого, выделение неурегулированных в достаточной мере в законодательстве положений об их передаче, вызывающих спорные вопросы при правоприменении, и предложение путей совершенствования в этой части действующего законодательства. Последовательный анализ законодательного регулирования и правоприменительной практики позволил выявить ряд особенностей в отношении предоставления права использования отдельных объектов интеллектуальной собственности в составе комплекса исключительных прав, которые необходимо учитывать при заключении договора коммерческой концессии, чтобы минимизировать риски незаконного использования таких объектов интеллектуальной собственности и признания договора недействительным, незаключенным или квалификации его в качестве иной договорной конструкции. При рассмотрении особенностей предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности были также выявлены отдельные системные проблемы в законодательном регулировании договора коммерческой концессии, которые искусственно усложняют возможность осуществления предпринимательской деятельности по модели договора коммерческой концессии и предлагаются следующие пути их совершенствования: 1) Исключение из пункта 1 статьи 1027 ГК РФ указания на необходимость обязательного предоставления права использования товарного знака или знака обслуживания, что влечет возникновение искусственных барьеров для осуществления деятельности на основании договора коммерческой концессии; 2) Выработка повсеместного подхода, при котором отсутствие государственной регистрации предоставления комплекса исключительных прав влияет только на отношения с третьими лицами и не влечет признания такого использования незаконным, в том числе, путем распространения на отношения, связанные с оборотом исключительного права, норм о государственной регистрации вещных прав, в той части, в которой это не противоречит природе исключительного права; 3) Исключение из пункта 2 статьи 1027 ГК РФ указания на возможность предоставления деловой репутации и коммерческого опыта в определенном объеме, отметив, что результатом предоставления права использования комплекса исключительных прав является распространение на пользователя деловой репутации правообладателя.

The present work attempts to reveal the features of transferring intellectual property rights within the framework of the Franchise agreement and to identify the gaps in legislation regulating the provisions of its transferring which arise contentious issues during law enforcement. As a result, the present work attempts to suggest ways to improve the current legislation in this part. The consistent analysis of the legislation and the court practice has resulted in the overview of the main features considering assigning the right to use intellectual property objects within the exclusive rights complex. The revealed features are necessary to take into account during conclusion of the Franchise agreement in order to minimize risks of unlawful use of intellectual property objects and the recognition of the Franchise Agreement as invalid, not-made or requalification of the Franchise Agreement into other contract-type. The present work has revealed systematic problems in the legislative regulation of the Franchise agreement which unnaturally complicate possibility to engage business activity under the Franchise agreement, and the following ways to improvement are suggested: 1) to exclude from the paragraph 1 of the Article 1027 of the Civil Code of the Russian Federation a mention of mandatory providing the right to use a trademark under the Franchise agreement, as it brings an artificial limits for business activity; 2) to adopt an approach stating that the lack of state registration of providing the right to use the complex of exclusive rights influences only on the relations with third parties and does not lead to consider such use as unlawful. In particular, the present work suggests to spread the provisions considering the state registration of rights in rem on the state registration of exclusive rights in way it will not contradict the nature of exclusive rights; 3) to exclude from the paragraph 2 of the Article 1027 of the Civil Code of the Russian Federation a mention of possibility to provide the right to use business standing and commercial experience of the right holder in a definite scope; and to amend it by stipulation that “giving the right to use the exclusive rights complex results in spreading the business standing of the right holder on the user”.